联盟分析-知产解析 | 在先使用商标标识纠纷案

案情介绍

注册号为7051279号商标（核定使用商品为第7类）以及注册号为21448371商标（核定使用商品为第7类）系原告的股东潘秀花申请注册后授权原告独占使用。之后潘秀花分别于2018年8月20日、2018年9月6日将注册号为7051279号商标以及注册号为21448371商标转让给原告。原告自获得上述商标使用权和所有权期间一直有在使用上述商标。经客户提醒，原告发现被告在其经营中擅自使用上述两个商标，并在其网站主页使用原告产品图片及公司名称进行宣传，为此原告和潘秀花申请公证处对被告的侵权行为进行了证据保全并出具了编号为（2018）粤莞南华第008677号、008678号公证书。被告在生产、销售侵犯原告注册商标专用权的商品的违法行为主观上存在明显的故意，应当依法立即停止侵权行为并承担相应的赔偿责任。

关于第21448371号商标。经国家工商行政管理总局商标局核准，案外人潘秀花注册了第21448371号商标（注册日期为2017年11月21日，有效期至2027年11月20日），上述商标核定使用商品/服务项目均为第7类，即：金属加工机械：铸模（机器部件）；压铸模；铸件设备；精加工机器；夹盘（机器部件）；刀座（机器部件；机床用夹持装置；钻头夹盘（机器零件）；非手工操作的手持工具（截止）。潘秀花于2017年11月30日将上述商标许可授权原告使用，使用期限分别为2011年9月1日至2018年12月31日；后将该商标权转让给原告，并于2018年9月6日在国家工商行政管理总局商标局进行了登记。

关于第7051279号商标权。经国家工商行政管理总局商标局核准，案外人潘秀花注册了第7051279号商标（注册日期为2010年6月28日，有效期至2020年6月27日），上述商标核定使用商品/服务项目均为第7类，即：金属加工机械：铸模（机器部件）；压铸模；铸件设备；精加工机器；夹盘（机器部件）；刀座（机器部件；机床用夹持装置；钻头夹盘（机器零件）；非手工操作的手持工具（截止）。潘秀花于2011年9月1日将上述商标许可授权原告使用，使用期限分别为2011年9月1日至2018年12月31日；后将该商标权转让给原告，并于2018年8月20日在国家工商行政管理总局商标局进行了登记。

法院判决

法院认为：

一、针对第21448371号商标，被告是否构成侵权

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首先，从被告提交的相关公证书可见，原告在注册该商标后并未实际使用该商标标识。原告主张其在注册该商标之前即从2012年起开始使用该商标，在该商标于2017年11月21日注册后也有继续使用，但仅能提交一张日期为2018年4月6日的购销合同为证，在缺乏其他证据印证的情况下，该证据不足以证明原告的主张。

其次，原告虽然于2017年11月21日取得第21448371号商标权，但是被告提交了大量的证据，足以证明其在原告取得该商标权之前，即从2015年11月份起已在行业内通过经营、展销、宣传等途径广泛使用涉案商标标识。被告自2015年起，多年来通过在其对外经营、展销、宣传等活动使用涉案商标标识，已足以使相关公众将该标识与被告建立起一定联系，并在夹具行业中形成一定影响力。依照《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”的规定，原告无权禁止原告在夹具行业中继续使用涉案商标标识，被告在夹具行业上使用该标识的行为没有侵犯被告第21448371号注册商标专用权，故原告要求被告承担停止侵权、赔偿损失的责任缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

与原告告注册的第21448371号商标相比（如下图），被告所使用的标识，其右上角已有“TJ”字母区别，右下角有“PRECISE”进行区别，也可认定其已经采取了足以避免让相关公众产生误认或混淆的区分措施。

二、针对第7051279号商标权，被告是否构成侵权

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首先，原告告未能举证证明公证书上的https://gcj73286020.cn.gongchang.com/为原告所创设或使用的网址。而事实上，根据双方的举证和确认，被告的网址为http://www.dgtjjm.com/。

其次，即便https://gcj73286020.cn.gongchang.com/系被告所创设或使用的网址，但是该网址所展示的部分产品印有标识的同时，产品图片上也印有“东莞市特力精密夹具有限公司”的文字内容，再结合原告在创立之初大量向被告采购产品后转售的事实，原告主张该网站上展示的产品系被告生产，证据不足，其以该网站上展示的产品系被告生产而侵犯其第7051279号商标权，依法不予采纳。

综上所述，原告主张被告原告侵犯商标权不能成立，对其全部诉讼请求依法予以驳回。但值得一提的是，被告应在原使用范围内（即营业执照所允许的经营范围内）继续使用相关商标标识。依照《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百零八条的规定，判决如下：

驳回原告的全部诉讼请求。

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本文来源：全球区块链合规联盟
原文标题：联盟分析-知产解析 | 在先使用商标标识纠纷案

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编译者/作者：全球区块链合规联

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